美国最高法院2016年度知识产权判例解析（上）

原文刊载于《知识产权》2017年第9期

作者简介：金海军，中国人民大学法学院教授

内容提要：美国最高法院在2016年开庭期做出7份知识产权案判决，反映出美国最高法院日益重视这一领域的趋势。这些案件争议的问题包括专利案件的地域管辖、侵权损害赔偿的计算、诉讼时效与懈怠抗辩、专利权的权利穷竭、实用品设计的著作权保护、商标注册与言论自由等。对它们作全面而具体的介绍与分析，有助于了解美国知识产权法律的最新动态，促进我国在相关问题上的研究。

关 键 词：美国最高法院   知识产权   案例分析   2016年开庭期 

Abstract: In the 2016 Term, the U.S. Supreme Court delivered 7 decisions on intellectual property rights which reflect the trend of important role played by the Court in this field. These cases dealt with these diverse issues, such as jurisdiction of patent cases, damages for patent infringement, the statute of limitation and laches, doctrine of exhaustion, copyright protection for useful articles, trademark registration and freedom of speech, etc. Introducing and analyzing these cases comprehensively and specifically can be helpful for Chinese IP community to understand the emerging disputes debated in other jurisdiction and get further study on these issues here.

Key Words: U.S. Supreme Court; intellectual property; case study; 2016 Term

前 言

美国最高法院（以下简称最高法院）2016年度开庭期（2016 Term）从2016年10月开始，到2017年6月结束。根据其官方网站显示，最高法院在2016年度审理并判决的案件共计70件，这也创了近十年来的新低。笔者推测，这或许跟最高法院在斯卡利亚大法官于2016年2月去世之后长期缺员有关。但是，本年度的知识产权案件判决数量反而高达7件，其中的专利案判决为5件，这两项数据从近十年来看，均属很高，仅次于2013年（参见表1）。笔者曾经根据近年来对最高法院的观察，预言其判决的知识产权案件数量在今后较长一段时期将趋于保持在某个边际值，亦即每年5件左右。从今年的情况来看，这一预测基本正确。

表1 美国最高法院各开庭期判决总量与知识产权案件数量（2006-2016年）

最高法院在2016年开庭期所判决的知识产权案件中，包括了专利案5件，著作权与商标案各1件（参见表2）。从宣告判决的时间上看，除1起案件是在2016年12月所作，其余案件均集中在2017年上半年，特别是3月和6月。代表最高法院撰写判决书的大法官分别是：托马斯大法官3份、阿利托大法官2份，罗伯茨首席大法官和索托马约尔大法官各1份。本年度知识产权案件所涉及的争议，除1起案件为专利地域管辖的程序法问题外，其余均为实体法问题，主题较为分散，包括侵权损害赔偿的计算、诉讼时效与懈怠抗辩、专利权的权利穷竭、实用品设计的著作权保护、商标注册与言论自由等。

表2 美国最高法院2016年开庭期知识产权案件判决汇总（按判决公布时间先后）

*因斯卡利亚大法官已去世，美国最高法院在本年度的大半时间内只有8位大法官。戈萨奇大法官于2017年5月担任最高法院大法官，故在这几起知识产权案件中，均写明其并未参与案件的审理与表决。

以下本文按照不同主题，分别介绍本年度知识产权案件的基本案情、判决结果与依据，并对每一案件做一简要评论。

一、专利损害赔偿的计算：以侵权产品的整体还是部分为基础

（一）Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc.案基本案情

该案涉及苹果公司智能手机的外观设计专利。苹果公司在2007年正式发售iPhone手机之前，已经获得了多项与此相关的外观设计专利。其中的D618677号设计专利是手机的前端屏幕，为圆角黑色矩形（图1）；D593087号设计专利是前端屏幕的一体化矩形平面设计和边框设计（图2）；D604305号设计专利是手机的图形用户界面，包括高识别度的图形排列方式和椭圆角的方形图标（图3）。三星公司随后也推出了一系列与iPhone手机相似的智能手机。苹果公司于2011年起诉三星公司侵犯其知识产权，其中包括上述三项外观设计专利。

《美国专利法》第289条规定了侵犯设计专利及其法律责任：制造或销售在其上适用某一享有专利的外观设计或其欺骗性模仿设计的“制造品”（article of manufacture），属于侵权行为；行为人“在其总利润的范围内”（to the extent of his total profit）但“不低于250美元”，对专利权人承担侵权责任。

在该案一审判决期间，陪审团认定，三星公司制造的各种智能手机侵犯了苹果公司所拥有的外观设计专利，并裁决应当支付苹果公司损害赔偿金3.99亿美元。这一数额的计算依据是，三星公司从其侵权的智能手机销售中所获得的全部利润。三星公司对此提起上诉，认为该案相关的制造品不是整台手机，而只是智能手机的面板或者屏幕，故损害赔偿金应予相应减少。联邦巡回法院驳回了三星公司的上诉，维持一审法院关于损害赔偿金的判决。联邦巡回法院的理由是，三星智能手机的组件（components）不是对普通消费者单独出售的，并不构成相互分离（distinct）的制造品，故不应当为此而限制损害赔偿。

（二）判决结果与依据

最高法院于2016年10月11日举行口头辩论，2016年12月6日作出判决。索托马约尔大法官撰写全体一致的法院意见，最终撤销联邦巡回法院的判决，将案件发回重审。

最高法院认定：对于由多个组件构成的产品（multicomponent product），《专利法》第289条规定损害赔偿金计算所依据的相关“制造品”，并非必须是出售给消费者的最终产品（end product），也可以是该产品的组件。具体理由如下：

1.制定法的文本已经解决了这个问题。首先，根据美国权威的英文词典，对于“制造品”（article of manufacture）一词应作广义解释，是指一件由手工或者机器制造的物品，既包括出售给消费者的产品，也包括该产品的某个组件。这个理解与《专利法》第171（a）条的规定相一致，后者规定了某些“制造品的设计”（designs for an article of manufacture）有资格受到外观设计专利的保护，而专利局以及法院对此的理解就是，允许将一项外观设计专利扩展到某一多组件产品的组件上。这一解释也与最高法院对于《专利法》第101条中“制造品”一词的解读相一致，后者规定“任何新的、有用的……制造品”都有资格获得实用专利的保护。f而在判例或者学理解释上，将“制造品”一词也是作广义解释的，包括了“被看作与机器本身相分离的零件”。

2.由于“制造品”一词范围广泛，足以涵盖某一销售给消费者的产品以及该产品的一个组件，而无论该组件是否单独销售，因此，联邦巡回法院对“制造品”一词持狭义解释，不符合第289条的文本。

但是，对于该案的核心问题，亦即该案争议的各项外观设计专利所涉及的相关制造品究竟是智能手机还是某一特定的智能手机的组件，最高法院则以该案缺乏当事方的充分陈述为由，未作进一步的裁决。因此，最高法院将该案发回联邦巡回法院，由其解决这些剩余的问题。

（三）简要评论

这是苹果公司诉三星公司侵犯知识产权系列案中的一个，也是这场所谓的“世纪专利诉讼”中迄今唯一上诉至最高法院并获得判决的案件。在苹果公司与三星公司的诉讼案件中，三星公司向联邦巡回法院提起上诉的，涉及一系列法律问题。而联邦巡回上诉法院的判决包括了两个方面，其中，对一审判决予以维持的是关于外观设计专利的侵权认定、关于两项实用专利的有效性的认定以及关于侵犯外观设计专利和实用专利的损害赔偿金的认定；而予以撤销的部分，则涉及商业外观的淡化。最高法院在该案中处理的，仅仅涉及侵犯外观设计专利的损害赔偿的计算问题。另根据最新报道，最高法院对于涉及实用发明专利的部分也颇有兴趣，故苹果公司诉三星公司专利案的其余部分仍有可能在最高法院继续开打，大家可以拭目以待。

该案判决书只有区区9页，这与动辄几十页的判决相比，篇幅可谓简短。最高法院所要解决的问题，其实仅涉及专利法条款中一个用语的解释，即“制造品”一词究竟应当采用狭义解释还是广义解释。地区法院和联邦巡回法院均采用狭义解释，故其判决三星公司应当承担的赔偿损失，是按照侵权人向消费者出售的最终产品（即智能手机）的全部利润作为依据来计算的。最高法院则认为应当采用广义解释，即该用语既可以指最终产品，也可以指最终产品的某个组件。

该案虽然只涉及外观设计专利及其法律救济，但是，这一判决的思路却可能影响发明专利的保护。特别是，在像智能手机这样由成百上千个组件所构成的复杂产品上，如果只是其中某个组件侵犯专利权的，又将如何计算损害赔偿。因此，本案实际上深负重义，其对于复杂产品的法律救济而言，堪比最高法院十年前关于禁令救济适用标准的eBay案的判决。

二、侵犯专利权案件的懈怠抗辩：诉讼时效与懈怠抗辩孰优先

（一）SCA Hygiene Products Aktiebolag v.First Quality Baby Food Products L.L.C.案基本案情

该案双方当事人分别简称为SCA与First Quality，它们都是成人失禁产品（adult incontinence products）的制造商。2003年，SCA通知First Quality，称其侵犯了一项专利（专利号6375646 B1，简称646专利）。First Quality回复称，自己的专利（专利号5415649，简称649专利）比SCA的646专利时间更早，并且两者披露的是“相同的尿布构造”，因此，646专利无效，后者不能以此指控侵权。2004年，SCA向美国专利商标局提起重新审查（reexamination）程序，要求根据First Quality的649专利而决定自己的646专利是否有效。2007年3月，美国专利商标局颁发证书，确认SCA的646专利有效。SCA于2010年10月向法院起诉First Quality侵犯其专利权。联邦地区法院则根据First Quality的动议，以衡平法上的禁止反悔（equitable estoppel）和懈怠（laches）规则为由，做出了有利于First Quality的简易判决。SCA不服，提起上诉。而就在SCA的上诉进入案件审理阶段时，最高法院在佩特拉（Petrella）案中认定，懈怠规则不能排除当事人在著作权法规定的3年诉讼时效期间内所提出的损害赔偿请求。不过，联邦巡回法院审理该案的一个合议庭（panel）虽然撤销了地区法院关于衡平法上禁止反悔的认定，但还是维持了有关懈怠的认定，其根据是，以该法院在1992年的Aukerman案作为先例，后者允许当事人针对专利法的6年诉讼时效期间内所发生的损害赔偿请求而提出懈怠抗辩。之后，联邦巡回法院决定组成全席审判庭（en banc court），根据最高法院的佩特拉案而重审该案，但是，该法院最终以6：5的判决结果，再次确认了由原合议庭所作的关于懈怠的认定。于是，该案又上诉至最高法院。

（二）判决结果与依据

最高法院于2016年11月1日开庭审理本案，2017年3月21日作出判决。阿利托大法官撰写法院意见，对于联邦巡回法院的判决予以部分撤销，发回重审。除布雷耶大法官单独撰写反对意见外，其余大法官均赞同法院意见。

最高法院认为：针对在《专利法》第286条规定的6年诉讼时效期间内所提起的损害赔偿请求，被告不得援引懈怠规则作为抗辩事由。

1.最高法院的佩特拉案判决，既是基于分权原则（separation-of-powers principles）， 37 40381 37 15288 0 0 1186 0 0:00:34 0:00:12 0:00:22 3296是出于懈怠规则在衡平法上的传统作用。懈怠规则是针对原告未及时提出权利主张（untimely claims）而为被告提供的一层保护，然而，诉讼时效也起着同样的作用。国会既然通过立法规定诉讼时效，那就反映了国会的如下决定，即透过一项严格而明确的规则，相比于通过个案性的司法判定（a case-specific judicial determination）而更加有利于判断当事人是否及时主张权利。如果在由国会具体规定的诉讼时效期间内，还允许适用懈怠规则，那就等于赋予法官担任一种超越司法机关权力的“压倒立法”（legislation-overriding）的角色。此外，若在诉讼时效期间内适用懈怠规则，还将与衡平法法院之所以形成该种辩护的漏洞填补目的（gap-filling purpose）相冲突。懈怠是一项用于填补漏洞的规则，而一旦立法规定了诉讼时效，那就表示并不存在漏洞，也就毋需适用懈怠规则了。

2.尽管佩特拉案所涉及的是著作权法诉讼时效，但其推理同样适合于《专利法》第286条。在佩特拉案中，最高法院根据《著作权法》的用语而发现了国会的如下判断，若当事人在其权利主张形成之时起3年内提出主张的，法院不能以时间方面为由将之驳回。基于同样的逻辑，《专利法》第286条也代表了国会的判断，即专利权人可以在其提出主张的6年时间内，就任何侵权行为要求获得损害赔偿。

First Quality认为该案与佩特拉案不同，因为《专利法》第286条并不是真正的诉讼时效。真正的诉讼时效期间应当从诉因产生之日开始计算，而第286条却是从提交起诉状之日向后推算的。对此，最高法院认为，佩特拉案已经反复表明，著作权法关于时效期间的特征，其实也是从提起诉讼之日向后计算的，因此，它与《专利法》第286条并无不同。First Quality还认为，一个真正的诉讼时效应当从原告发现某一诉因时开始计算，而第286条并不符合这种情况，但最高法院认为，在通常情况下，诉讼时效开始于权利主张产生之日，而不是始于诉因被发现之日。

3.联邦巡回法院在判决中认为，《专利法》第286条在一开始提到“除非法律另有规定”（except as otherwise provided by law），因此，《专利法》第282条的规定——为“涉及专利有效性或者侵权行为的任何诉讼”提供抗辩——就通过将懈怠规定为抗辩事由的方式，为第286条创设了一种例外；First Quality同样主张，懈怠就是第282（b）（1）条范围内依据“不可执行性”（unenforceability）而提出的一项抗辩事由。但最高法院认为，即使假设第282（b）（1）条包含了某种程度的懈怠抗辩，也不能必然推出，可以援引该抗辩来阻止当事人在第286条规定的期限内提起损害赔偿主张。实际上，假如国会选择在《专利法》中既包括损害赔偿的诉讼时效，又包含一项可适用于损害赔偿主张的懈怠抗辩，那么，如此做法即使谈不上史无前例，也将是极不正常的。无论是联邦巡回法院还是该案任何一方当事人，都不能确定会有这样的联邦制定法，可以针对权利人不及时提起索赔的情形而为被告提供这样的双重保护。

4.联邦巡回法院和First Quality依据下级法院在1952年《专利法》之前所判决的专利案件，主张第282条就是对1952年之前允许针对损害赔偿请求提出懈怠抗辩的惯例所进行的法典化。但最高法院对此不予认可，认为在当时的相关法律情形中，最突出的特点其实是这样一项广为接受的规则，即不能援引懈怠来阻止一项在由国会所确定的诉讼时效期间内提起的损害赔偿主张。这一规则在佩特拉案判决中也得到了证实与重申，下级法院并没有形成一个广泛而明确的、可以来支持如此结论的推论，即第282（b）（1）条是对一项非常不同的专利法特有规则（patent-law-specific rule）的法典化。而且，即便下级法院有这样的看法，当其与最高法院的意见不一致时，也应当以后者为优先。

5.联邦巡回法院和First Quality依据的是三种类型的案件：（1）1938年之前的衡平法案件；（2）1938年之前依据普通法提出赔偿主张的案件；（3）1938年当普通法与衡平法合并之后所判决的案件。但是最高法院认为，这些案件都没能证明有这样一个广泛而明确的共识，可以支持在专利案件中将懈怠规则适用于损害赔偿的主张。

1938年之前的许多衡平法案件甚至都没有透露原告是否要求损害赔偿，而在那些寻求损害赔偿的案件中，有许多也只是在法官的附属意见（dicta）中提出建议，懈怠可能会限制损害赔偿。虽然有少数案件适用懈怠作为针对损害赔偿请求的抗辩，但这些案件数量太少，不足以证明产生了一种全国性的确定的共识。无论如何，最可能从1938年以前的衡平法案件中获得的结论是，懈怠可能在某一家衡平法院中击败权利人的损害赔偿请求，但并不是说，该项抗辩就可以完全阻止专利权人追讨损害赔偿。

同样的，即使由First Quality所引用的1938年之前的全部3个案例都认定，懈怠可以被适用于在诉讼时效期间内提起的损害赔偿主张，但其案例数量还是太少，不足以推翻国会以一般性的普通法原则作为背景进行立法的推定。First Quality认为，不应当以案件数量太少而使其立场处于不利地位，因为在1870年以后，在普通法上提起的专利案件数量本身就很少。但是，这是First Quality应承担的举证责任，它要证明国会已经背离了传统的普通法规则。

至于1938年之后的专利判例法，则很少有证据支持First Quality的如下主张，即在普通法与衡平法合并之后，法院继续将懈怠规则适用于损害赔偿主张。只有2家上诉法院曾经认为，懈怠可以阻止当事人提出损害赔偿主张，故并不足以构成一种确定的、统一的惯例，认为可以将懈怠适用于损害赔偿主张。

（三）简要评论

该案实际上是最高法院三年前所判决的佩特拉案的延续。尽管佩特拉案是一起著作权案件，但最高法院在其判决中采用了范围更加广泛的看法：在面对由国会立法所制定的诉讼时效时，就不能再引用懈怠规则来阻止当事人寻求法律救济。因此，佩特拉案作为最高法院的判例，其约束力显然并不局限于著作权案件。美国著作权法与专利法所规定的诉讼时效并不相同，分别为3年和6年，而该案是针对侵犯专利权所提起的损害赔偿之诉，但是，佩特拉案判决还是成为该案处理的重要依据。最高法院在该案中明确认定，权利人只要在专利法规定的诉讼时效内提起损害赔偿主张，被告就不得以懈怠作为抗辩事由。

关于衡平法上的懈怠规则。懈怠规则并非出于制定法的规定，而是由衡平法院发展起来的，意在保护被告免于受到“不合理的、损害性的拖延起诉”（unreasonable, prejudicial delay in commencing suit）。“衡平法上的懈怠规则禁止原告不合理地拖延起诉或者保护权利而又继续起诉以损害被告”。美国在1938年发生普通法法院与衡平法法院的合并，而在此之前，一般只有在衡平法院才可以提出懈怠抗辩。最高法院在本案判决中也提到，“联邦法院始终具有普通法与衡平法的权力，但除了《联邦民事诉讼规则》，它们是根据明显分开的衡平法案件与衡平法规则加以运行的。”当然在合并之后，懈怠规则就可以适用于所有的联邦法院了。

我国专利法与著作权法所规定的诉讼时效为2年，但是，随着《民法总则》规定一般诉讼时效延长至3年，它们的诉讼时效也应当相应延长。整体而言，我国法律规定的侵犯知识产权的诉讼时效还是较美国的诉讼时效为短。当然，在我国也不存在诸如衡平法上的懈怠规则之类在美国独有的抗辩事由，因此，该案所涉及的问题并不会在我国法院发生。但是，如何既让知识产权的权利人获得保护，又不至发生权利人故意怠于行使权利以致被告的利益受到损害，仍然是包括我国在内的各国法律所应当考虑的问题。

三、专利权的权利穷竭问题：限制转售与平行进口

（一）Impression Products, Inc. v. Lexmark International Inc.案基本案情

按照美国专利法，专利权人有权“排除他人在美国全国制造、使用、许诺销售或者销售其发明，或将该发明进口至美国”。因此，任何人未经专利权人“授权”而从事上述任何行为之一的，均可能承担侵犯专利权的责任。但是，专利权人在将其产品出售之后，就无法再通过专利法来控制该产品，这就是所谓的专利权“穷竭”（exhaust）。

该案原告利盟国际公司（Lexmark International，Inc.）是美国一家主要的激光打印机制造商与销售商，同时也为国内外客户设计、制造和销售硒鼓（toner cartridges，也称“碳粉盒”）。它拥有一系列专利，涵盖了这些硒鼓的组件及其使用方法。利盟公司在销售硒鼓时，向客户提供两种选择：一种是客户以全价购买硒鼓，这样就不受任何限制条件的约束。另一种是客户参加利盟公司的“回收计划”（Return Program），从而以折扣价购买硒鼓。客户根据回收计划享受低价购买硒鼓的优惠，其对价是必须与利盟公司签署一份合同，同意一次性使用硒鼓，并且不得将用完后的硒鼓转让给除利盟公司之外的他人。

利盟公司此举是针对它的竞争对手，这些再制造商（remanufacturers）从美国的买家那里取得用完之后的利盟硒鼓（包括属于回收计划的硒鼓），将其重新填充墨粉，予以转售。再制造商还从海外买家获得利盟硒鼓，也采取相同的处理手法，并且进口到美国。利盟公司针对包括印象产品公司（Impression Products，Inc.）在内的多家再制造商提起诉讼，认为它们使用如下两类利盟硒鼓构成侵权。第一类是利盟公司在美国境内销售的属于回收计划的硒鼓。利盟公司认为，由于其在合同中已经明确禁止重复使用和转售这些硒鼓，因此，印象产品公司在翻新和转售时侵犯其专利权。第二类是利盟公司在国外销售并由印象产品公司进口到美国的硒鼓。利盟公司声称，它从来没有授权进口这些硒鼓，所以，印象产品公司的行为侵犯其专利权。

印象产品公司则提出动议，请求驳回诉讼请求。其理由是，利盟公司在美国国内和国外的销售，使得该硒鼓上的专利权已经穷竭，因此，印象产品公司可以自由地翻新和转售这些硒鼓，并且将其在海外取得的硒鼓进口到美国。联邦地区法院针对国内回收计划的硒鼓批准其动议，但拒绝了针对国外销售的硒鼓的动议。双方当事人均提起上诉。联邦巡回法院举行全席（en banc）审理，最终针对两类硒鼓，均作出了有利于利盟公司的裁决。首先，针对利盟公司在美国国内销售的属于回收计划的硒鼓，联邦巡回法院依据1992年的一个判例，认为专利权人可以在出售某一产品的同时，通过明确传达的方式而对于销售后的使用或转售行为作出合法的限制，并保留通过提起侵权之诉的方式予以强制执行。印象产品公司知道利盟公司在出售硒鼓时设有该等限制，并且这些限制也没有违反任何法律，因此，利盟公司的销售行为并未使其专利权发生穷竭，其可以起诉印象产品公司侵犯专利权。其次，针对利盟公司在国外销售的硒鼓，联邦巡回法院同样找到了先例，认为当专利权人在海外销售某一产品时，并不会导致在该产品上的专利权发生穷竭。因此，当印象产品公司进口利盟公司在国外所销售的硒鼓时，利盟公司可以提起侵权之诉。联邦巡回法院的戴克（Dyk）法官与休斯（Hughs）法官对该判决持反对意见。印象产品公司将该案上诉至最高法院并获得受理。

（二）判决结果与依据

最高法院在2017年3月21日开庭审理该案，并于2017年5月30日作出判决。罗伯茨首席大法官撰写法院意见：撤销联邦巡回上诉法院的判决，发回重审。除金斯伯格大法官撰写部分协同与部分反对意见外，其余大法官均赞同法院意见。

最高法院认为：专利权人在决定将其产品出售之后，无论是否存在合同上的限制，抑或销售行为发生于国外，该产品上的专利权均发生穷竭。

1.利盟公司在美国国内销售但属于回收计划的硒鼓，其专利权发生穷竭。当专利权人决定出售其产品时，在该产品上的专利权即全部穷竭，而不管专利权人声称施加了何种限制。因此，即使利盟公司与买家的合同中设有明确的限制，并且根据合同法，该限制具有强制执行力，但是，它们并非赋予利盟公司以某种权利，可以在其已选择销售的产品上保留专利权。

（1）专利法授予专利权人以“排除他人制造、使用、许诺销售或者销售其发明的权利”。从过去的一百六十多年以来，专利权穷竭的规则（doctrine of patent exhaustion）早已成为对于该项排他权的一种限制：当专利权人出售产品时，该产品“即不再属于专利垄断效力的范围之内”，而是变成了购买人“个人的私有财产”（private, individual property）。如果专利权人通过谈判订立合同，限制购买人使用或转售该产品的权利，那么，该限制即便可以作为一个合同法问题而得到强制执行，也不得通过提起侵犯专利权之诉来加以执行。

权利穷竭规则标志着，专利权应当服从于有关禁止就商品转让施加限制的普通法原则。专利法的目的是确保发明人对其发明获得经济回报，从而促进创新。一旦专利权人出售其产品，这种回报即已得到确保；何况专利法也没有规定任何依据，可以对该产品的使用和受益作出限制。假如允许作这样的进一步限制，就会违反“关于拒绝允许对动产的转让作出限制的普通法”。正如柯克勋爵（Lord Coke）在17世纪所提出的，如果所有权人在销售之后仍然限制该物品的转售或使用，那么，这个限制是“无效的，因为……它违反了贸易与流通，以及人与人之间的交易与契约”。正是在这种反对就转让设置限制的背景下，国会制定并且不断修改专利法，从而把这样的原则反映在权利穷竭规则之中。

最高法院长期以来即已认定，就算专利权人在出售其产品时设有一项明示的或者合法的限制，专利权人仍不得在该产品上保留专利权。通过考察一系列已经确立的先例，最高法院认为，该案只能有一个结果：利盟公司不能针对在美国销售的属于回收计划的硒鼓而起诉印象产品公司侵犯专利权，因为一旦利盟公司出售这些硒鼓，它通过专利法来控制它们的权利就穷竭了。

（2）联邦巡回法院之所以在该案中得出了不同的结果，是基于其推理的如下前提：权利穷竭是一种针对侵犯专利权的制定法规则所进行的解释，而后者禁止任何人“未经授权”（without authority）使用或销售专利产品。因此，在联邦巡回法院看来，权利穷竭所反映的是一项默认规则（default rule），亦即，一旦专利权人销售了某一产品，就是“假定性地‘授权’（authority）购买人可以使用并转售该产品”。但是，假如专利权人以明确的方式，限制购买人的权利，从而保留某些方面的授权，那么，该专利权人仍然可以通过提起侵犯专利权诉讼的方式来强制执行该限制。

联邦巡回法院此番逻辑的问题就在于，权利穷竭规则并不是随销售而来的关于授权的假设（presumption）；它是对专利权人的权利范围的一种限制（limit）。专利法赋予专利权人一种有限的排他权，而权利穷竭规则就是要使该权利耗尽。购买人有权使用、销售或者进口该产品，是因为这些都是随所有权而来的权利，并不是因为它向专利权人购买了可以从事这些行为的授权。

2.对于利盟公司在国外出售的硒鼓，印象产品公司是从海外买家那里获得此类硒鼓并且进口到美国的，利盟公司对此也不能起诉侵权。授权在美国境外销售，就如同在美国境内的销售那样，也会导致根据专利法所享有的权利全部穷竭。

关于知识产权的国际穷竭问题，在著作权法的情形中也有提出并且已经得到解决。根据首次销售规则（即著作权的权利穷竭规则），著作权人在出售其作品的合法制作的复制件时，即已失去限制购买人“出售或以其他方式处分……该复制件”的权利。在四年前的Kirtsaeng案中，最高法院认定，首次销售规则适用于著作权人在国外制作和销售的作品复制件。

Kirtsaeng案判决的核心事实是：首次销售规则根源于如下的普通法原则，反对在商品的转让上施加限制。因为这项原则在地理范围上不作任何区分，并且著作权法的文本中也没有规定这样的区分，所以，直接适用首次销售规则就必然得出如下结论，即该规则同样适用于在国外的销售。

同样地，如果直接适用上述原则，那么，专利权的权利穷竭规则也适用于在国外的销售。专利的权利穷竭同样起源于有关禁止就商品转让施加限制的普通法原则，并且在专利法的任何文本当中，也没有表明国会有意将这一规则局限于国内销售。专利的权利穷竭规则与著作权的首次销售规则，这两者在理论或者实践意义上并不存在什么区分：一方面，两者具有某种“强烈的相似性……以及相同的宗旨”，另一方面，日常生活中的许多产品往往既受到专利权保护也受到著作权的保护。

利盟公司主张：因为专利法限制专利权人所享有的排他权，其针对的行为都是发生在美国国内的制造、使用、销售或进口，所以，在国外的销售并不导致专利权穷竭。由于这些排他权并不适用于国外，专利权人可能就无法以其在美国的相同价格而在国外销售其产品，并因此无法确保其获得由美国专利法所保证的经济回报。利盟公司提出，假如没能获得这个回报，权利穷竭就不应当发生。

最高法院对此则提出，专利权的地域性限制并不是它与著作权保护相区分的依据，因为这两种权利都不具有域外效力（extraterritorial effect）。因此，地域性限制并不能支持利盟公司的论点。权利穷竭是针对专利授权的一个明显的限制，它是在专利权人决定将专利产品以某种其认为合适的价格出售时触发的。专利权人在国外不能按其在美国那样为产品指定相同的价格，从而可能无法获得同样数额的回报。但是，专利法并不保证专利权人一定能够得到某个特定的价格。毋宁说，专利法只是确保专利权人可以为每一件在其专利垄断范围内的产品获得一次回报——亦即他认为令人满意的价格。针对利盟公司所引用的作为最高法院早期判例的Boesch v. Graff案，同样不能改变上述结论。正如利盟公司所称，该案判决并没有认定所有的外国销售均不适用专利的权利穷竭。相反，它认为，在专利权人与产品交易无关的情况下，其在国外的销售才不会导致专利权人的权利穷竭。它只是重申了这样的基本前提，即只有专利权人才能够决定是否出售其产品，从而致使该产品上的专利权利穷竭。

此外，美国政府向最高法院提交了法庭之友意见书（amicus），主张采取一种所谓的中间立场（middle-ground position）：除非专利权人明确保留这些权利，否则，在国外的销售导致专利权利穷竭。这项明确保留规则（express-reservation rule）是基于如下观念，即在国外的购买人期待能够自由地使用和转售这些产品，因此，应当推定发生了权利穷竭；但与此同时，下级法院长期以来是允许专利权人明确保留其权利的，故应当由专利权人来选择保留权利还是权利穷竭。对此，最高法院认为，美国政府在意见书中不仅引用判例稀少，而且不具一致性，故无足为据，并不能说明存在着任何关于专利权人在国外出售时可以保留其权利的期待，更不要说确定的期待了。明确保留规则背后的理论，将焦点集中于专利权人与购买人在产品出售时的期待上，而这同样是错误的。在专利权利穷竭方面，相比于当事人之间可以通过合同解决的交易而言，存在着更多的利益相关因素。毋宁说，权利穷竭的发生，是因为假如允许在一件已经离开市场交易的已售产品上仍然保留专利权的话，就将破坏有关反对就商品转让施加限制的原则。因此，是否对销售约定了限制条件以及销售发生在哪里，这些都与专利权利穷竭无关；真正起作用的是，专利权人做出了关于产品销售的决定。

（三）简要评论

在激光打印机行业，硒鼓与炭粉，就如同传统行业中的剃须刀与刀片（razors-and-razor-blades）那样，是基于相同的商业模式。消费者一旦购买了剃须刀，他就可以在今后更换刀片继续使用，而剃须刀的生产销售者当然希望消费者继续购买由其所生产的刀片，而不是换上竞争者的刀片。但是，要想有效地实现这个商业模式，实践中却颇为不易。利盟公司为此可谓大费脑筋，用尽各种手段，比如以优惠折扣的方式来换取客户的承诺、在硒鼓中设置微芯片等。利盟公司也为此而引发了一系列的诉讼，如，三年前最高法院所判决了另一起因利盟硒鼓所引发的案件，其中涉及利盟公司以竞争对手侵犯著作权为由提起诉讼之后，遭到被告以虚假宣传为由提起的反诉。利盟公司在该案中所采取的则是另一套策略，起诉竞争对手侵犯专利权，而竞争对手则以权利穷竭相对抗。

该案诉讼从俄亥俄州南区联邦地区法院开始，再上诉到联邦巡回法院，直至最高法院。三份判决可谓一波三折。一审法院判决利盟公司部分胜诉（在国内销售的附加限制条件的硒鼓上发生了专利权的权利穷竭，但海外销售的硒鼓不发生权利穷竭），二审法院则判决利盟公司完全胜诉（上述两种情况下的硒鼓在出售之后均不发生权利穷竭），而最高法院的判决是利盟公司完全败诉（在已销售的硒鼓上均已发生专利权穷竭）。其中理由，已如前述，这里只需要着重指出的是，在该案上诉过程中，最高法院已于2013年对Kirtsaeng案作出了判决，这就基本预示了该案的结局。最高法院在Kirtsaeng案中认定，美国著作权人在国外合法印制销售的教材被进口到美国的，应当适用首次销售规则，这就等于为该案关于在国外销售的产品是否构成专利权的权利穷竭而创设了一个先例，其中所缺少的环节，无非是将该判例规则转换适用到专利权。

另外值得注意的是，利盟公司与客户订立的硒鼓销售合同中明确规定的限制条件，这些条款具有合同法上的强制执行效力，并不因专利权的权利穷竭而失效。利盟公司对于签约客户将用完后的硒鼓出售他人的行为，利盟公司可以追究其违约责任。但实际上利盟公司不太可能针对客户，尤其是个人消费者采取此类行动，因为由此带来的后果可能反而更糟，它会招致消费者群体的不满，从而导致市场份额减少。

四、侵犯专利权案件的司法管辖问题 

（一）TC Heartland L.L.C. v. Kraft Food Group Brands L.L.C.案基本案情

关于侵犯专利权案件的地域管辖规定在《专利法》第1400（b）条：“任何侵犯专利权的民事诉讼可以在被告住所地，或者被告实施侵权行为且具有一个惯常和已建立之营业场所地的司法地区提起”。最高法院在1957年的Fourco案中认为，就第1400（b）条而言，国内公司的“住所地”仅限于公司的注册州（its State of incorporation），并且拒绝了这样的主张，即认为第1400（b）条吸收了在有关一般性管辖规定的第1391（c）条中所包含的关于公司“住所地”的广义定义。自Fourco案以来，美国国会从未修改过《专利法》第1400（b）条，但第1391条已经过两度修改，后者的现行规定是，“除非法律另有规定”并且“出于所有的管辖目的”，公司“如果作为被告，应当被认为居住于任何在诉讼开始时符合该法院的属人管辖条件的司法地区。”

该案上诉人TC Heartland公司系根据印第安纳州法律所设立，总部位于印第安纳州，但其将涉嫌侵犯专利权的产品运送至特拉华州，故被上诉人卡夫食品公司（Kraft Food）在特拉华州联邦地区法院提起侵权诉讼。上诉人提出动议，声称由特拉华州联邦地区法院管辖并不合适，请求将案件移送印第安纳州联邦地区法院。上诉人援引Fourco案提出，其在特拉华州并无“住所地”，并且在特拉华州也没有根据第1400（b）条的“惯常和已建立之营业场所”。联邦地区法院驳回该动议，并且拒绝了一项关于发布纠正令（writ of mandamus）的申请，其理由是，第1391（c）条规定了第1400（b）条中的“住所地”的定义。本案上诉至联邦巡回法院后，该法院维持一审判决，其推理是，既然根据第1391（c）条而可以认定上诉人的住所地就是特拉华州，那么，根据第1400（b）条的住所地也应当是特拉华州。

（二）判决结果与依据

最高法院于2017年3月27日开庭审理该案，2017年5月22日作出判决。托马斯大法官撰写法院意见：撤销联邦巡回上诉法院的判决，发回重审。其余大法官均表赞同（新任大法官戈萨奇则未参与该案的审理与判决）。

最高法院认为：在适用于美国国内的公司时，第1400（b）条中的“住所地”仅指其注册州。国会对第1391条的修改并没有改变Fourco案对第1400（b）条“住所地”所作的解释。

1.首先是相关法律规定的历史沿革。1789年《司法法》（Judiciary Act）关于司法管辖的规定涵盖了包括专利案件在内的所有民事诉讼。1897年，国会制定了关于专利案件专门管辖的法律。这项法律就是现行《专利法》第1400（b）条的前身，其允许在被告作为“居民”（inhabitant）的地区法院，或者被告既拥有“惯常和已建立之营业场所”并且实施了某一侵权行为地的联邦地区法院提起诉讼。在当时，公司住所地就被理解为仅仅“居住”于该公司的注册州。最高法院在Stonite案中处理了第1400（b）条前身所规定的范围，认为它构成“在专利权的侵权诉讼程序中用以控制司法管辖的排他性规定”，并因此不受一般性管辖条款的补充或修改。 

1948年，国会对于专利管辖的法律规定重新立法，这就是现行《专利法》第1400（b）条。该条款迄今未作过改变，其相关用语是“住所地”（resides）而非“居住地”（inhabits）。同时，国会还制定了关于一般管辖的规定，即第1391条，其为公司被告定义了“住所地”（residence）。在Fourco案中，最高法院重申了Stonite案的裁决，并且指出，国会制定第1400（b）条就是将其作为一项独立的司法管辖规定，而1948年的重新立法并没有证明国会有意改变其地位；并且，即便第1391（c）条在事实上按“其条款”包含了“所有的诉讼”，但最高法院还是得出结论认为，在重新立法的文本中的“住所地”与在1948年之前的“居住地”具有相同的含义。

这种情形一直保持有效且未作改变，直到1988年国会修改了一般性管辖规定，亦即目前的第1391（c）条。修订后的条款规定，它适用于“本章项下所有的管辖目的”。在VE Holding案中，联邦巡回法院认为，根据这项修订，第1391（c）条就为同一“章”项下所有其他关于司法管辖的规定——包括第1400（b）条——确立了定义。2011年，国会通过了第1391条的现行版本，其中规定，其中的一般定义适用于“所有的管辖目的”。

2.在Fourco案中，最高法院明确无疑地表示，第1400（b）条中的“住所地”一词在适用于国内公司时，仅指该公司的注册州。因为国会自Fourco案以来就没有修改过第1400（b）条，该案当事人也均未要求最高法院重新考虑该判例，因此，该案唯一的问题就是，国会在修改第1391条时，是否也改变了第1400（b）条的含义。最高法院认为没有改变，因为假如国会打算要做出这种改变，通常就会在修改后的条款文本中，提供一个关于其意图的相对明确的指示。但是，在第1391条的当前版本中，并没有出现此类指示。

卡夫食品公司指出，当前的第1391（c）条所提供的是一项默认规则（default rule），按其表面意思看，它无一例外地适用“所有的管辖目的”（for all venue purposes）。但最高法院认为，在Fourco案中所争议的文本同样提供了一项默认规则，适用于“管辖目的”（for venue purposes），而在这一语境下，这些措辞之间并没有实质性差别。在本身已涵盖全部的条款中再增加“所有的”（all）一词，并不表明国会就此打算让最高法院重新考虑Fourco案判决。现在当事人基于这种用语的变化所提出的任何论据，并不具有说服力。Fourco案判决认为，尽管第1391（c）条从其用语来看并不包括任何例外，但第1400（b）条保留了一种不同于第1391（c）条所包含之默认定义的含义。并且，第1391条的当前文本中包括了一项保留条款，其中明确指出“法律另有规定的”则不适用该条款，这就将Fourco案所发现的、隐含于制定法中的限制条件明确化了。最后，最高法院认为，没有任何迹象表明，国会在2011年的立法就批准了联邦巡回法院在VE Holding案的判决。

由此该案明确了，对于美国国内公司而言，对之提起侵犯专利权诉讼的管辖法院就是指（1）被告住所地，即作为公司的被告的注册地，或者（2）被告实施侵权行为且被告拥有惯常和已建立营业场所之地。

（三）简要评论

该案虽然只是涉及专利案件管辖的程序法问题，但其影响力不容小觑。无论在最高法院决定受理之后，还是在开庭辩论、公布判决的各个环节，该案均受到美国各界的高度关注。它所面对的，是美国专利诉讼当中一个独特的现象：专利权的侵权案件往往集中在少数几家联邦地区法院，尤以德克萨斯州东区联邦法院（Eastern District of Texas）最为著名。从相关统计来看，该法院从2010年以来，就始终是全国受理专利案件最多的法院（参见表3）。2009年，德州东区法院受理专利案件239件，占当年全国受理专利案件数量的9%，而到2010年，该数据升至542件（占全国的16%）。此后数年还是逐年递增，在2015年，该法院新受理专利案件更是破纪录地达到2548件，而当年全国受理专利案件数量是5774件，仅德州东区法院就占据44%。这就是举国关注甚至全球闻名的“德州东区”现象。该案管辖法院是特拉华州联邦法院（District of Delaware），其实，其受理的专利案件数量也不少，排名全国第二，近几年来基本占全国专利案件数量的10%～20%。

表3 美国联邦法院受理专利案件数量（2008-2016年）

资料来源：https://lexmachina.com/q4-litigation-update/

图4 2016年联邦地区法院专利案件受理数量与占比

该案虽非直接涉及德州东区联邦法院，但最高法院通过该案判决，明确限制了联邦地区法院受理专利案件的地域管辖资格，实际上就是为了改变之前过于宽松的“德州东区”现象。根据最高法院的解释，专利权人起诉的被告为美国国内公司的，只能在公司的注册州，或者侵权行为实施地且被告有惯常和已建立之经营场所地的联邦地区法院提起诉讼。因此，原告不能再像以往那样，选择到那些“专利权人友好型”（pro-patentee）联邦法院起诉。

美国近年来在专利权的侵权案件数量上激增，很大程度上是由于所谓的“专利怪物”（patent trolls）所致。这些公司的真正名称是非实施主体（NPE），它们通过收购的方式，手中握有大量专利，但其目的不是为了自己实施，而是伺机起诉涉嫌侵权的大公司，寻求获得赔偿或者许可费。从严掌握侵犯专利权案件的地域管辖，在某种程度上就是为此类专利权人设置较高的门槛，避免其任意选择联邦地区法院提起诉讼。